LA TUTELA DEI NOMI A DOMINIO: LA RINVINCITA DELL’INCOMPRESO

Un soggetto, che chiameremo “Bruto”, registra un nome a dominio uguale al marchio anteriore della società concorrente “Pincopallo” e lo utilizza per deviare gli utenti che comprano erroneamente dal suo sito convinti di acquistare merce da “Pincopallo”.

Come potrà agire la società Pincopallo a tutela dei suoi diritti?

La società “Pincopallo” è vittima di “domaingrabbing” ovvero la pratica illecita di accaparrarsi nomi a dominio di società al fine di deviare la clientela sfruttando la popolarità di un marchio concorrente.

La società “Pincopallo” potrà tutelarsi avviando una serie di azioni (meglio descritte al punto 3) tra cui:

• Segnalare l’illecito alle autorità competenti

• Inviare una diffida al soggetto

• Avviare una procedura amministrative e/o giudiziali.

A latere, sarà necessario anche sul punto comunicativo informando sin da subito il proprio pubblico di rifermento dell’accaduto in modo da attenzionarlo sulla vicenda in corso e limitare ripercussioni economiche e reputazionali.

Pratiche illecite di questo tipo sono diffuse e, se dapprima la normativa e la giurisprudenza non prestavano larga attenzione alla regolamentazione dei nomi a dominio, con la sempre più crescente importanza di internet anche i nomi a dominio hanno acquisito una precisa tutela.

Accade, tuttavia, che gli utenti sottovalutino ancora l’importanza di registrare i nomi a dominio e attuare una strategia di protezione. Errato! Di seguito descrivo il perché:

1. Cos’è un nome a dominio secondo il diritto?

Un nome a dominio è l’indirizzo di un sito internet ma, giuridicamente parlando, è molto di più. il Codice della Proprietà Industriale e la giurisprudenza lo considerano un vero e proprio segno distintivo come il marchio, la ditta, l’insegna in quanto, proprio come gli altri segni distintivi, consente agli utenti di individuare e distinguere un brand dagli altri.

Secondo l’art. 12 del CPI non può essere registrato come marchio un segno precedentemente utilizzato come nome a dominio da un’attività economica, quando l’identità o somiglianza dei due segni possa comportare rischio di confusione o associazione per il pubblico.

Al contempo, l’art. 22 CPI vieta di adottare come nome a dominio un segno identico o simile al marchio altrui, quando ciò possa determinare rischio di confusione o associazione o vi sia un indebito sfruttamento della rinomanza del marchio.

Tale interconnessione tra i segni distintivi di diversa tipologia è sancita dal “principio di unitarietà” secondo cui l'adozione di un segno, qualsiasi esso sia, conferisce al titolare che lo abbia adottato il diritto di utilizzarlo anche in relazione agli altri.

La giurisprudenza ha tuttavia chiarito che non è sufficiente la sola registrazione del marchio a costituire di per sé un divieto alla registrazione del nome a dominio uguale o simile al marchio in presenza di prodotti e servizi differenti e in assenza di rinomanza del marchio (come ribadito dal Centro di Arbitrato e Mediazione dell’Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI/WIPO), caso n. D2018-2499, decisione del 18 gennaio 2019).

Infine è bene ricordare che anche il nome a dominio è protetto anche nei confronti degli atti di concorrenza sleale in quanto l’art. 2598 n.1, c.c. stabilisce che “compie atti di concorrenza sleale chiunque usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attività di un concorrente”.

2. Come si tutela un nome a dominio?

In via preventiva attraverso l’acquisto del nome o dei nomi a dominio e con un’analisi strategica svolta da un professionista

In via difensiva, una volta subito un illecito, attraverso una serie di azioni stragiudiziali e giudiziali per le quali rimando al paragrafo successivo.

Sulla tutela preventiva vorrei porre l’accento proprio sulla strategia di registrazione dei nomi a dominio. Posto che ogni caso è a sé stante non è quasi mai una strategia vincente decidere di acquistare un solo nome a dominio con una sola estensione (ad esempio .it) poiché, tra le altre ragioni, in tal modo:

non si valorizza adeguatamente il proprio brand e il proprio pacchetto di beni immateriali – dei quali il nome a dominio fa parte;

non si indicizza correttamente il proprio sito internet;

ma soprattutto si diventa più facilmente preda di illeciti tra cui sono ricorrenti:

“cybersquatting”, ovvero l’accaparramento di un dominio che ha ad oggetto il nome di un personaggio solitamente pubblico o conosciuto o di un brand in ascesa per poi rivederlo a prezzi molto molto elevati

“domaingrabbing”, come accaduto alla società “Pincopallo” del nostro caso.

Il rischio di subire tali illeciti è più concreto per i titolari di marchi popolari che risultano essere più appetibili per i truffatori ma, in via preventiva, è consigliabile registrare il nome a dominio su più estensioni anche per brand nascenti.

Di più, con l’avvento del metaverso è oramai consigliabile registrare anche nomi a dominio con estensioni relative al digitale - la più famosa è eht che sta per ethereum.

Inoltre, è necessario considerare che i provider presso i quali si acquistano i domini si limitano a verificare che l’estensione desiderata sia disponibile ma non effettuano nessuna ulteriore verifica su eventuali diritti d’autore, al nome, industriali di terzi. Pertanto, spetta all’utente interessato ad acquistare uno o più nomi a dominio tutelarsi nel modo più adeguato ed efficace.

3. Come agire in caso di illeciti sul nome a dominio?

Davanti ad un utilizzo illecito del proprio nome a dominio si possono avviare diverse azioni di tutela, se tutte o alcune dipende dal caso concreto.

a) Segnalare l’illecito alle autorità competenti. A seconda dei casi si possono inviare segnalazioni a: Google, in caso di phishing, spam, contenuti illeciti spam, contenuti illegali, violazioni di diritto d’autore. Il motore di ricerca raccoglierà tutte le informazioni necessarie per effettuare accertamenti in merito alla richiesta specifica e per risolvere la questione. Va detto però potrebbe non essere risolutivo. Inoltre, Google non può entrare nel merito, ovviamente, di eventuali controversie.

La polizia postale, che ha il compito di vigilare sulla sicurezza delle comunicazioni e di tutelare il diritto d’autore a

L’AGCM, a seconda del caso concreto può essere utile segnalare l’illecito all’autorità garante della concorrenza e del mercato.

b) Scrivere una diffida al soggetto che ha compiuto l’illecito con la richiesta di farsi trasferire il dominio. Tale soluzione può non essere efficace in caso di soggetti esteri, difficilmente identificabili.

c) Avviare una procedura di trasferimento amministrativo. Trattasi di procedure gestite da enti diversi a seconda che si tratti di nomi a dominio .it o meno. Ad ogni modo, si hanno maggiori probabilità di vedersi riassegnato il nome a dominio in presenza delle seguenti tre condizioni:

• Il nome a dominio contestato è identico o tale da indurre confusione rispetto ad un marchio su cui il richiedente vanta diritti, o al proprio nome e cognome;

• l’attuale assegnatario non ha alcun diritto o titolo in relazione al nome a dominio contestato; e

• il nome a dominio è stato registrato e venga usato in mala fede.

d) Avviare azioni giudiziali ordinarie o cautelari a seconda dei casi.

In conclusione, registrare un nome a dominio è funzionale, oltreché necessario, alla tutela della propria proprietà intellettuale in quanto contribuisce a rafforzarla e a valorizzarla insieme al marchio di impresa agli altri asset immateriali oltreché a proteggerla contro eventuali azioni illecite di terzi.

Tale azione di valorizzazione e protezione cresce esponenzialmente con l’avvento del cosiddetto WEB3 e della nuova era digitale. Se pensiamo anche solo alle nuove sfide legali e commerciali che ci presenta il Metaverso, possiamo dire che quello che un tempo era l’incompreso dei segni distintivi stia avendo la sua rivincita.

Maria Paola Pinna

Avvocato

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